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Direito Comercial Distinção Entre nome Empresarial e Marca

11/04/2008 por Juana Melo Pimentel
Inicialmente, é necessário entender as diferenças conceituais entre nome empresarial e marca. O primeiro identifica o sujeito de direito (o empresário, pessoa física ou jurídica), é, necessariamente, composto por palavras ou expressões e representa um direito personalíssimo. Já a marca identifica produtos ou serviços, "são sinais distintivos visualmente perceptíveis" e, ainda, traduz um direito real (propriedade).

São quatro as distinções básicas.

O primeiro elemento distintivo refere-se ao órgão em que são registrados. A proteção ao nome empresarial (Leis 10.406/02 e 8.934/94 e Decreto 1800/96) deriva da inscrição da firma individual, ou do arquivamento do ato constitutivo da sociedade, na Junta Comercial, ao passo que a da marca (Lei 9.279/96, alterada pela Lei 10.196/91) decorre do registro no INPI. Ressalta-se que um não substituiu o outro em nenhuma hipótese.

No âmbito internacional, há controvérsias legais acerca da proteção dispensada ao nome empresarial que é conferida pela Convenção da União de Paris ("CUP"). A CUP, em seu art. 8.º, estende a proteção do nome empresarial registrado em um país a todos os demais países signatários (incluindo o Brasil), independente de registro nestes, não permitindo que se condicione a proteção do nome a nenhum registro, sendo o direito à proteção, determinado pelo seu uso e pela forma da empresa apresentar-se ao público.

Contudo, com o advento do novo Código Civil ("CC"), a doutrina muito tem discutido acerca da revogação parcial da CUP, no que concerne à proteção universal do nome empresarial, e vem batalhando pela ampliação da sua proteção nacional e internacional, enquanto a jurisprudência ainda se demonstra tímida. Isto porque, de acordo com o art. 1.166 do CC, a proteção do nome empresarial se limitará ao Estado em que houver o seu registro e se estenderá às demais unidade federativa em que se fizer o arquivamento da certidão originária do registro, de acordo com a lei especial (Lei 8.934/94).

A segunda diferença é que a proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro da marca são nacionais. Assim, para estender sua tutela a todo o país, dever-se-á providenciar o arquivamento do pedido de proteção ao nome empresarial nas Juntas Comerciais dos demais Estados, sendo que o mesmo não ocorre com a marca que, registrada no INPI, estará protegida em todo o território brasileiro. Como conseqüência, em uma interpretação literal da legislação brasileira conjuntamente com a CUP, teríamos que um nome empresarial registrado no Paraná teria proteção na França, mas não no Estado de Santa Catarina, o que soa absurdo.

A terceira diferença está relacionada ao âmbito material da tutela. A marca tem sua proteção restrita à classe dos produtos ou serviços em que se encontra registrada no INPI (salvo no caso excepcional da marca de alto renome; cuja proteção é especial e atinge todas as classes), enquanto o nome empresarial é protegido independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedica o empresário.

Finalmente, a quarta diferença é relacionada ao prazo de duração da proteção. Enquanto o direito de utilização exclusiva da marca extingue-se em 10 anos, se não for solicitada pelo interessado a prorrogação, o do nome empresarial vigora por prazo indeterminado. Isto é, enquanto a sociedade estiver em funcionamento regular, ela terá tutelado o interesse em relação ao nome empresarial e apenas a declaração de inatividade da empresa pode importar na extinção do direito ao nome empresarial contra a vontade de seu titular.

A Colidência Entre Nome Empresarial, Marcas e os Signos Distintivos

A colidência é a possibilidade de dois signos virem a chocar-se, por serem semelhantes. Esta semelhança pode ser de ordem gramatical, fonética ou, ainda, ideológica. Está tratada, principalmente, na Lei 9.279/96, atualizada pela Lei 10.196/91.

Dois fatores devem ser levados em consideração para a apuração da colidência. O primeiro refere-se ao fato de que a colidência deve ser observada de acordo com as semelhanças do conjunto e não as diferenças de detalhe. As impressões do todo, a influência que a marca pode gerar no espírito do consumidor, bem como a possibilidade de concorrência desleal advinda deste fato, devem balizar, sempre, a referida análise.

Em segundo lugar, deve-se verificar a semelhança sob a ótica do público consumidor ao qual ela é destinada, em sua função precípua. Percebe-se que este critério é extremamente valioso, sendo imprudente não considerá-lo, sobretudo nos casos de contrafação, para efeitos de exame de registrabilidade.

Assim ficou decidido pelo TRT da 2ª Região, na AC 224151, ao afirmar que uma marca especial, nacionalmente conhecida, não pode coexistir com outra comum e merece proteção diferenciada, mesmo que tratem de produtos distintos, já que a sua utilização por terceiros, pode configurar aproveitamento parasitário e ocasionar danos à reputação da marca afamada e enriquecimento sem causa.

Para se avaliar se há, ou não, a colidência, em regra, utiliza-se do princípio da novidade, que preza pela exclusividade e distinção dos nomes das empresas, cabendo a proteção, quando houver semelhança na grafia e/ou pronúncia de nomes já registrados, ao que tiver o registro mais antigo (regra da anterioridade). Assim, a empresa que se sentir prejudicada por colidência de nomes poderá requerer à Junta Comercial o cancelamento do outro, se for mais novo que o seu, a qualquer tempo, já que a ação contra o uso indevido do nome empresarial será imprescritível, seja administrativa ou judicialmente (art. 1.167 do CC).

No entanto, a só-constituição de empresa como elemento integrante de seu nome comercial, em data anterior ao registro marcário, não é suficiente a invocar a proteção legal. É necessário que o nome comercial esteja em uso e que a sociedade esteja atuando sob dito nome para reclamar a proteção contra a alegada concorrência desleal. Ou seja, não basta simplesmente ter o nome ou marca. É imprescindível que este esteja efetivamente sendo utilizado, para que, de acordo com a regra da anterioridade, seja-lhe concedido o direito de uso.

Demais disso, a notoriedade faz com que se reconheça uma marca, ainda que não registrada no INPI, como tendo um titular. Casos há, inclusive, em que a marca é reconhecida pelo público, mesmo que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no país (i. eg. aquele que é o proprietário original do signo distintivo ou investiu, fazendo com que atingisse um elevado grau de conhecimento pelo público).

Por fim, a jurisprudência, de forma geral (inclusive, TRF das 1ª, 2ª e 3ª Regiões e STJ) também tem decidido no sentido de que a colidência entre nome de fantasia e marca se resolve pela avaliação do registro mais antigo, desde que sejam efetivamente utilizadas, em respeito aos critérios de originalidade e novidade, pois tanto um quanto outro conferem direito de exclusividade, no âmbito comercial, àquele que procede ao seu registro na Junta Comercial ou no INPI.

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